發(fā)明專利收到的審查意見(jiàn)通知書(shū)中，指出創(chuàng)造性問(wèn)題的意見(jiàn)占比極高。

在答復(fù)這類審查意見(jiàn)時(shí)，最重要的就是確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題通常采用“三步法”。

答復(fù)時(shí)由于審查意見(jiàn)中一般已經(jīng)給出最接近的現(xiàn)有技術(shù)，因此，需要申請(qǐng)人答復(fù)的內(nèi)容實(shí)際就是和最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較。一方面確定區(qū)別技術(shù)特征，另一方面確認(rèn)區(qū)別技術(shù)特征帶來(lái)的技術(shù)效果，再以此確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

01 技術(shù)特征

確定區(qū)別技術(shù)特征是比較簡(jiǎn)單的，只需要對(duì)當(dāng)前申請(qǐng)與最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案進(jìn)行一一比對(duì)找到區(qū)別即可。

02 技術(shù)效果

但在確認(rèn)技術(shù)效果時(shí)，會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題，特別是將當(dāng)前申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較時(shí)，所呈現(xiàn)的效果是采用不同的驗(yàn)證方法得到的，這就會(huì)出現(xiàn)二者的效果不能直接進(jìn)行對(duì)比的情況。而面對(duì)這種情況，如果想要體現(xiàn)本申請(qǐng)的的效果，就需要補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用于證明。

關(guān)于補(bǔ)數(shù)據(jù)的一般要求：不超出原始記載（可以毫無(wú)疑義地確定），如何補(bǔ)數(shù)據(jù)才能夠達(dá)到要求從而被接受就很重要。

案 例 分 析

以菌種類專利為例說(shuō)明如何在答復(fù)中有效地補(bǔ)充數(shù)據(jù)而不會(huì)造成超范圍。

假設(shè)：

本申請(qǐng)保護(hù)菌種X-1，能夠治療糖尿病，效果實(shí)驗(yàn)為大鼠糖尿病模型1降血糖效果實(shí)驗(yàn)，給藥量為10^8CFU/kg/天。

對(duì)比文件1公開(kāi)了菌種X-2（與X-1同種），能夠治療糖尿病，效果實(shí)驗(yàn)為大鼠糖尿病模型2降血糖效果實(shí)驗(yàn)，給藥量為10^9CFU/kg/天。

現(xiàn)有數(shù)據(jù)降糖效果中，血糖降低程度數(shù)據(jù)本申請(qǐng)比對(duì)比文件1差。

以上條件下，審查意見(jiàn)中大概率會(huì)指出：

由于X-1與X-2為同一種菌，現(xiàn)有技術(shù)中公開(kāi)了X-2具有治療糖尿病的效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以推斷X-1同樣具有治療糖尿病的效果，且X-1的降血糖效果不如X-2，沒(méi)有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

但是我們仔細(xì)看一下二者的條件就會(huì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上二者在驗(yàn)證效果時(shí)驗(yàn)證所用動(dòng)物模型不同，給藥量也不同，因此直接進(jìn)行對(duì)比是無(wú)法反映孰優(yōu)孰劣的，這個(gè)時(shí)候我們就有了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)的動(dòng)機(jī)。

此時(shí)有幾種選擇可以讓我們將二者放在同一驗(yàn)證條件下進(jìn)行對(duì)比：

◆ 方法一：

將對(duì)比文件1的菌種X-2參照本申請(qǐng)的大鼠糖尿病模型1以10^8CFU/kg/天的給藥量進(jìn)行降糖效果驗(yàn)證。

◆ 方法二：

將本申請(qǐng)的菌種X-1參照對(duì)比文件1的大鼠糖尿病模型2以10^9CFU/kg/天的給藥量進(jìn)行降糖效果驗(yàn)證。

◆ 方法三：

將本申請(qǐng)的菌種X-1與對(duì)比文件1的菌種X-2參照本領(lǐng)域另一種最常用的方法進(jìn)行進(jìn)行降糖效果驗(yàn)證。

以上三種方法，方法一是補(bǔ)充了對(duì)比文件1的菌種X-2的數(shù)據(jù)。方法二是補(bǔ)充了本申請(qǐng)的菌種X-1的數(shù)據(jù)。方法三是二者的數(shù)據(jù)都補(bǔ)充了。

那么何種方式是不超出原始申請(qǐng)的記載呢？

答案是方法一。

無(wú)論是方法二還是方法三都補(bǔ)充了本申請(qǐng)菌株通過(guò)其他方法測(cè)定的數(shù)據(jù)，即增加的技術(shù)效果是原申請(qǐng)中沒(méi)有記載的，因此超出了原始記載的范圍。

但是方法一補(bǔ)充的是現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，X-2作為一個(gè)公開(kāi)菌株，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)ζ湫阅苓M(jìn)行驗(yàn)證，而這個(gè)驗(yàn)證工作是不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的，即能夠毫無(wú)疑義地確定。

因此方法一的補(bǔ)充方式是可以被接受的。

在確定了這個(gè)思路以后，就可以著手進(jìn)行實(shí)驗(yàn)了，最好的情況當(dāng)然是對(duì)比文件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在同條件下比本申請(qǐng)差，這時(shí)候就可以直接認(rèn)定本申請(qǐng)的菌株具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)。

但是實(shí)驗(yàn)結(jié)果往往是不能確定的，即便是我們確認(rèn)了這個(gè)補(bǔ)充數(shù)據(jù)的思路，結(jié)果也不一定會(huì)按照我們的想法來(lái)，如果做出的實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)答復(fù)審查意見(jiàn)沒(méi)有作用的話，就只能另辟蹊徑。

此外，在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)還需要考慮到補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)的時(shí)間是否充足的問(wèn)題，不要臨近答復(fù)期限才發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)做不完，再考慮別的補(bǔ)救辦法也來(lái)不及了。

以上補(bǔ)充數(shù)據(jù)的操作僅僅是補(bǔ)數(shù)據(jù)的一種簡(jiǎn)單形式，在實(shí)際答復(fù)過(guò)程中，往往會(huì)有更加復(fù)雜的情況。比如在需要體現(xiàn)非顯而易見(jiàn)性時(shí)，需要對(duì)各種條件是否為常規(guī)篩選進(jìn)行陳述，這種情況有時(shí)候也需要一些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充才能夠支持陳述內(nèi)容。但是這種情況也不是所有補(bǔ)充數(shù)據(jù)的操作都能夠被接受的，需要結(jié)合具體的案情進(jìn)行具體分析，結(jié)合法條對(duì)需要補(bǔ)充的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，避免超范圍的情況發(fā)生。