近年來，專利無效案件的數量增長迅猛，從最初統(tǒng)計的2008年1351件一路增長至2021年5240件。

而在專利無效程序中，往往會涉及到權利要求書的修改，其修改準則是什么呢？

無效程序中對權利要求書的修改應符合專利法實施細則第69條的規(guī)定，并滿足審查指南第四部分第三章的相關規(guī)定?，F行的審查指南為2010版，其在2017年針對無效程序權利要求書的修改這部分內容又做了修改。

2010年版《專利審查指南》在4.6.2節(jié)規(guī)定了修改權利要求書的方式一般限于三種：權利要求的刪除、合并以及技術方案的刪除。

2017年修改后的《專利審查指南》（2017年4月1日起實施且現行有效）在第4.6.2節(jié)中規(guī)定，修改權利要求書的方式一般限于：權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。

即：其將“權利要求的合并”調整為“權利要求的進一步限定”，并增加了明顯錯誤的修正。

其中，“權利要求的進一步限定”是指，在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。

這意味著在采用“權利要求的進一步限定”修改方式時，專利權人無須將從權中的全部技術特征進行合并，只需針對權利要求中存在的缺陷補入能克服該缺陷的一個或多個技術特征即可，這樣可以避免將從權全部技術特征合并導致的修改后的權利要求保護范圍過小的情況。

放寬后的修改限制使得修改后的權利要求能夠保持合理的、更大的保護范圍，進而使得專利權人可以對其發(fā)明創(chuàng)造進行強有力的保護。

但是，對于如何理解與適用“權利要求的進一步限定”，在實踐中引起了較大爭議，致使專利權人、甚至合議組成員都比較困惑：“權利要求的進一步限定”具體允許的修改尺度是怎樣的？

下面我們就這一問題進行分析和探討。

一、《專利審查指南》中有關無效程序中權利要求修改的具體規(guī)定

《專利審查指南》第4.6.1節(jié)規(guī)定了無效程序中權利要求書的修改原則是：

（1）不得改變原權利要求的主題名稱；

（2）與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍；

（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；

（4）一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。

同時，《專利審查指南》第4.6.3節(jié)規(guī)定：在專利復審委員會作出審查決定之前，專利權人可以刪除權利要求或者權利要求中包括的技術方案。

僅在下列三種情形的答復期限內，專利權人可以以刪除以外的方式修改權利要求書：

（1）針對無效宣告請求書。

（2）針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據。

（3）針對專利復審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。

綜合4.6.1修改原則、4.6.3修改時機的規(guī)定，“權利要求的進一步限定”應當理解為：

修改必須是針對無效宣告中的理由或者證據來作出的，并且遵循4.6.1規(guī)定的修改原則，尤其是“與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍”、“不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”這兩條原則。

二、國家知識產權局專利復審委員會的學理性探討文章解讀

國家知識產權局專利復審委員會（機構改革前名稱）撰寫的《對“權利要求的進一步限定”的理解與適用》一文中，作者分別結合審查指南修改的出發(fā)點、修改的價值目標，通過文義解釋、體系解釋以及目的解釋對“進一步限定”式修改的理解進行了解讀。

該文指出，“權利要求的進一步限定”的適用規(guī)則是：

（1）通過在所要修改的權利要求中補入原權利要求書中其他權利要求的一個或多個技術特征，形成一個新的保護范圍更小的權利要求，以代替原來的權利要求，原來的權利要求不再保留；

（2）修改后的權利要求數量相對于原權利要求書不發(fā)生超出預期的變化；

（3）并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系。

針對上述適用規(guī)則（2）和（3），小編以為：

這兩條適用規(guī)則的界定是模糊的，對于“修改后的權利要求數量相對于原權利要求書不發(fā)生超出預期的變化”，該“預期”具體指的是什么？

對于“通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系”，我們無法明確得知“增加權利要求”、“重新撰寫權利”、“新的權利要求層次體系”的判定準則。

毫無疑問，基于不同的立場，審查員、公眾、專利權人和無效請求人對于這些問題的理解和答案可能是完全不同的，因此，在實踐中，無論是審查員還是專利權人或無效請求人，都很難準確地理解并把握這兩條適用規(guī)則的限定尺度。

同時，該文中列舉了如下三種禁止適用情形：

（1）在未對獨立權利要求進行修改的情況下，僅增加新的從屬權利要求（權利要求書包括為獨立權利要求1和從屬權利要求2-10，專利權人未修改原權利要求1-10，而通過對權利要求書中的特征進行組合增加了新的從屬權利要11-15）；

（2）同一獨立權利要求中分別加入不同的技術特征，形成多個新的獨立權利要求（分別對原權利要求1作出3次進一步的限定，從而形成新的權利要求1、9、12）；

（3）對原權利要求的特征進行重新組合，增加一組或多組新的權利要求（專利權人未修改原權利要求，而是增加了一組新的權利要求49-60，新的獨立權利要求49來自于原權利要求的部分技術特征的重新組合）。

對于（1）和（3）不符合“縮小保護范圍”的要求，不屬于對權利要求的進一步限定，禁止適用沒有什么爭議。

但是對于（2）的情形，認為這種修改方式實質上是對權利要求書進行了重新撰寫，構建了新的權利要求保護體系，也不符合社會公眾對修改的預期，不符合“進一步限定”式修改的要求中”，該觀點是值得商榷的。

在實踐中，無效宣告程序中，在原權利要求相對于證據不具備專利性的情況下，專利權人對于在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成的不同技術方案是否具有專利性沒有把握、同時又不希望不適當地縮小保護范圍或舍棄一部分技術方案。有可能在修改時，在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成多個新的獨立權利要求，這些新的獨立權利要求的主題名稱沒有變化，只是在原獨立權利要求中加入某些技術特征而相對于原獨立權利要求縮小了其保護范圍，這不能被認為是對權利要求進行重新撰寫，也沒有構建新的權利要求保護體系，原則上應當是被允許的。

三、實踐案例

 [案例1]

第37563號無效宣告請求審查決定

在斯攀氣凝膠公司與廣州埃力生高新科技有限公司關于“凝膠片的制造方法”專利無效糾紛中，請求人對于權利要求修改的具體意見如下：

修改方式不符合《專利審查指南》相關規(guī)定：新的權利要求1是在原權利要求1中補入了原權利要求4、6和19的部分技術特征，但是原權利要求19與原權利要求1之間并無從屬關系，該修改實際上是通過重新撰寫權利要求構建了新的層次體系，因此不應當被允許。

權利要求2-12也存在相同的問題，同樣不應當被允許。

新的權利要求3來自于原權利要求20，但是原權利要求20并不從屬于原權利要求1，因此新權利要求3屬于新增加的從屬權利要求，不應當被允許；

同理，新權利要求10也不應被允許。

新的權利要求4在原權利要求3的基礎上修改了從屬引用關系，新的權利要求4引用了權利要求1-3任一項，而原權利要求3僅引用了權利要求1，這樣的修改是增加了新的從屬權利要求，不應當被允許；

同理，新權利要求5也不應當被允許。

對于請求人的上述主張，合議組經合議審查后認為：“權利要求的進一步限定”并沒有要求所補入的技術特征必須來自于從屬于同一個獨立權利要求的從屬權利要求，其可以來自權利要求書中的任一項權利要求，只要修改后的權利要求所限定的技術方案符合專利法第33條即可”。

具體到本案，新權利要求1是在原權利要求1中補入原權利要求4、6和19的部分技術特征，并沒有通過重新撰寫權利要求構建了新的層次體系，因此該修改符合《專利審查指南》關于修改方式的規(guī)定。

同理，權利要求2-12也符合關于修改方式的規(guī)定。

新權利要求3是在原權利要求20中補入原權利要求1、4、6和18的部分技術特征，并不屬于新增加的從屬權利要求，因此該修改符合《專利審查指南》關于修改方式的規(guī)定。

同理，新權利要求10也符合關于修改方式的規(guī)定。

新權利要求4包括3個并列的技術方案，該3個并列的技術方案分別是在原權利要求3、6和7的基礎上補入原權利要求書中的技術特征而形成的，其同樣并不是新增加的從屬權利要求，因此該修改符合《專利審查指南》關于修改方式的規(guī)定。

同理，新權利要求5也符合關于修改方式的規(guī)定。

即該合議組主張：同一獨立權利要求中可以分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求的技術特征、來自另一組權利要求中的不同技術特征、亦或者來自同一組以及另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求，在符合4.6.1節(jié)中修改原則的前提下，上述修改都是可預期并且應當是被允許的。

[案例2]

第38353號無效宣告請求審查決定

在蘋果公司與蔡俊杰關于“具有顯示器亮度控件的電子設備”專利無效糾紛中，合議組口審過程中，明確告知專利權人，在無效程序中修改權利要求時不能將一個獨立權利要求進行任意次限縮以形成任意項獨立權利要求，且修改必須不得超出原申請文件記載的范圍。

同時，審查決定對于權利要求書的修改是否可接受作了明確闡述：

經審查, 專利權人于2017年12月18日對權利要求書進行了修改，其中，將授權公告的權利要求5的特征補入授權公告的獨立權利要求8形成新的獨立權利要求，該修改符合《專利審查指南》中對于進一步限定的要求。

但是，在進行上述修改后，授權公告的獨立權利要求8已經不再存在，便無法將其作為基礎而對其再作進一步限定，故專利權人還將授權公告的權利要求7的附加特征補入授權公告的獨立權利要求8以形成又一獨立權利要求的修改方式，不符合《專利審查指南》對于“權利要求的進一步限定”的要求。

專利權人于2018年4月16日再次對權利要求書進行了修改，其中，將授權公告的權利要求10的附加技術特征補入授權公告的獨立權利要求1以對授權公告的權利要求1作進一步限定并形成新的獨立權利要求3，該修改符合審查指南中對于進一步限定的要求。

授權公告的從屬權利要求5、7形式上雖從屬于授權公告的權利要求1，但它們實質上分別為保護范圍比授權公告的權利要求1更小的獨立技術方案，而這樣范圍更小的獨立技術方案在授權公告的權利要求書中已經存在，撰寫權利要求書時，為了使得權利要求書清楚簡明，通常將這樣的技術方案撰寫成從屬權利要求，故在后續(xù)的修改時，將授權公告的從屬權利要求5、7分別作為獨立的技術方案，并分別將其以獨立權利要求1、2的形式加以保護，并不屬于將一個獨立權利要求進行任意次限縮以形成任意項獨立權利要求的情形。

因此，專利權人對權利要求書的上述修改方式符合專利法第33條、專利法實施細則第69條第1款的相關規(guī)定，也符合《專利審查指南》的上述相關要求。

即該合議組主張：同一獨立權利要求中可以分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求的技術特征、來自另一組權利要求中的不同技術特征形成多個新獨立權利要求，在符合4.6.1節(jié)中修改原則的前提下，上述修改都是可預期并且應當是被允許的。

但對于同一獨立權利要求分別加入來自同一組以及另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求，是不被允許的，其不符合權利要求“一換一”式的替換原則。

[案例3]

（2019）最高法知行終19號公報案例

在阿爾法拉瓦爾股份有限公司與國家知識產權局、第三人SWEP國際公司發(fā)明專利權無效行政糾紛一案中[(2019)最高法知行終19號]，涉案專利授權公告文本中，從權2引用獨立權利要求1，從權18引用權利要求1或2，從權19引用從權18，從權20引用從權19。無效宣告程序中，專利權人修改了權1，將權2和權20的特征補入其中。

復審委沒有認可上述修改，認為修改后的權1中沒有包含權18、權19的特征，從而擴大了原專利的保護范圍。

一審中，北京知識產權法院支持了復審委的觀點。

最高院觀點：一審法院認為修改擴大了原專利的保護范圍，上述認定實質上是將修改后的權利要求與原專利權利要求19的保護范圍進行比對，比對基準有誤。

應當將修改后的獨立權利要求與原專利保護范圍最大的獨立權利要求進行比較，而非與原專利保護范圍較小的從屬權利要求進行比較。

本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權利要求2、20的技術特征進一步限定至授權權利要求1中，屬于對權利要求的進一步限定，該修改方式應被接受。

即最高院主張：“原專利的保護范圍”理解為原專利的獨立權利要求的保護范圍，在對權利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的前提下，對修改方式的適度放寬，既有助于專利確權程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會影響社會公眾對已授權專利文件的信賴利益。

結 語

無效宣告程序中“權利要求的進一步限定”的修改方式，其修改的初衷是為了避免“權利要求的合并”導致的修改后的權利要求保護范圍過小而損害專利權人的權益，該“權利要求的進一步限定”的修改方式無疑會使得無效中對權利要求的修改方案及可能性增多。

但是該修改方式并不等同于能夠將授權的權利要求書拆解成技術特征庫而進行隨機組合，也不能將一個獨立權利要求進行任意限縮以形成任意項獨立權利要求，而應當立足于該修改方式修改的初衷，平衡好專利權人的權益和社會公眾對已授權專利文件的信賴利益，并在此基礎上去權衡和判斷權利要求書的修改是否超出了“原說明書和權利要求書的記載”。

雖然對于“權利要求的進一步限定”修改方式修改后的權利要求是否超范圍的評判標準，目前尚無明確、統(tǒng)一的觀點，但是不排除后續(xù)會對“權利要求的進一步限定”式修改會有更明確、完善的細化規(guī)定。

在此之前，當事人特別是專利代理人需要對所有可行的修改方式加以了解和利用，并以相關案例中傳達出的修改文本的裁量基準為參考，有效利用好有限的修改時機，盡最大可能地維護當事人的權益。

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