5月26日，國知局公布了非正常申請(qǐng)認(rèn)定的認(rèn)定及辦事指南。

指南中第二部分是其核心內(nèi)容，主要明確了非正常申請(qǐng)排查與處理的步驟。

理解透了后，申請(qǐng)人可以做到心中不慌，在專利涉嫌非正常申請(qǐng)時(shí)有條不紊的申辯及處理。

一方面可合理利用多次的申辯機(jī)會(huì)，以免專利申請(qǐng)最終被錯(cuò)誤的認(rèn)定為非正常。

另一方面合理把握主動(dòng)撤回的時(shí)機(jī)，當(dāng)確定陳述不被認(rèn)可而面臨處分時(shí)，及時(shí)撤回。

筆者認(rèn)真閱讀第二部分的內(nèi)容后，理解其為以下幾個(gè)要點(diǎn)：

◆ 2輪通知：正式和非正式

◆ 3次陳述：前2次有機(jī)會(huì)，第3次走流程

◆ 4個(gè)主動(dòng)撤回機(jī)會(huì)

以下為第二部分的條款內(nèi)容及筆者的注釋：

▼ 理解：

根據(jù)實(shí)踐看，國知局的通報(bào)是以郵件的方式向各省局等單位發(fā)送excel表格。

▼ 注釋：

地方局大多通過電話、郵件聯(lián)系申請(qǐng)人或代理機(jī)構(gòu)，大多都是明確要求撤回相關(guān)專利申請(qǐng)。有意思的是，郵件發(fā)送人的地址是私人郵箱，類似這種：@163.com， 并非@gov.cn這類政府機(jī)關(guān)性質(zhì)的郵箱地址。部分申請(qǐng)人懷疑是詐騙郵件而置之不理，也許是可以理解的。

如果有人惡意破壞或者惡作劇，隨便用一個(gè)abc@163.com郵箱冒充地方局通知申請(qǐng)人，有可能發(fā)生申請(qǐng)人為避免不利影響，撤回專利申請(qǐng)，從而造成損失的情況。

▼ 疑惑：

A、“指定期限”是地方局OR國知局？

B、如果是地方局，那么各個(gè)地方局指定的期限長短不一時(shí)，國知局如何判斷提交撤回申請(qǐng)時(shí)超期了？

▼ 疑惑：

A、沒有明確向地方局還是國知局提交“意見陳述書”B、假設(shè)向國知局提交申訴，那么“申訴 ”的基礎(chǔ)，是對(duì)某些處理決定不服。但從官方來說，國知局并沒有正式發(fā)出任何通知書或處理決定，那么從表面來看，提交的“申訴”就缺乏前提條件。因?yàn)閺墓俜娇礇]有申訴的基礎(chǔ)（考慮到地方局有時(shí)僅僅使用私人郵箱通知，也無蓋章文件）。

因此，從形式上看，可能呈現(xiàn)出來的是：申請(qǐng)人莫名其妙的提交了“意見陳述書”進(jìn)行申訴。

▼ 注釋：

申請(qǐng)人的第1次撤回機(jī)會(huì)。

▼ 疑惑：

A、發(fā)出“審查業(yè)務(wù)專用函(轉(zhuǎn)正常) ”，表示專利已經(jīng)被正式認(rèn)定為“非正?！?。然而無論國知局還是地方局并沒有發(fā)出有效力的官方通知，告知申請(qǐng)人專利已經(jīng)被認(rèn)定為“非正?！?，因此專利應(yīng)該就是處于“正常”的狀態(tài)。那么此“轉(zhuǎn)正常”?？瓷先?，更像是國知局針對(duì)“正?！睂＠l(fā)出了“轉(zhuǎn)正?！钡膶Ｓ煤?。

B、另外一個(gè)理解是，所謂的“轉(zhuǎn)正常”，指的是審批流程轉(zhuǎn)為“正?！保皇欠钦Ｉ暾?qǐng)轉(zhuǎn)為正常申請(qǐng)。這個(gè)理解看似也是合理的，但筆者認(rèn)為上一個(gè)含義更符合常規(guī)的理解。

▼ 理解

申請(qǐng)人的第2次撤回機(jī)會(huì)。

▼ 理解

國知局發(fā)出了正式通知書，申請(qǐng)人對(duì)此提交“意見陳述書”與證明材料，合乎了正式流程。

▼ 疑惑

如前所述，假設(shè)申請(qǐng)人在地方局通知后，已提交過意見陳述書。國知局拒絕接受陳述，發(fā)出“審查業(yè)務(wù)專用函 (非正常)后 ，申請(qǐng)人第二次提交意見陳述已沒有了實(shí)際意義，除非有新的理由與證明材料。因此，國知局發(fā)出的“審查業(yè)務(wù)專用函（非正常）”，類似于駁回傾向第二次審查意見通知書。

理論上，這第二次的意見陳述是申請(qǐng)人的最后機(jī)會(huì)，命懸一線。

▼ 理解

申請(qǐng)人的第3次撤回機(jī)會(huì)。

▼理解

國知局對(duì)申請(qǐng)人提交的第二次意見陳述仍然拒絕接受，發(fā)出的將是“審查意見通知書”。

為何不直接駁回此專利，而是發(fā)出“審查意見通知書”？

可能是“非正?！辈皇邱g回的法定條款，國知局無法依據(jù)“非正?！倍龀鲴g回決定。必須依據(jù)法定條款來駁回此專利。

▼ 理解

申請(qǐng)人的第4次撤回機(jī)會(huì)。

這是否可以理解為國知局給予申請(qǐng)人是最后一次主動(dòng)撤回的機(jī)會(huì)？

這次撤回了，則既往不咎。不撤回大概率要等著處分了。

▼ 理解

申請(qǐng)人如果放棄第4次撤回機(jī)會(huì)，而選擇進(jìn)行第3次的意見陳述。那么，此專利將被駁回。

難道，無論如何陳述都會(huì)被駁回么？字面意義上的理解是的。

所以本次意見陳述可能是形式上的流程程序。

申請(qǐng)人還不服怎么辦？

可以提交復(fù)審請(qǐng)求，通過復(fù)審程序獲取救濟(jì)。

▼ 困惑

駁回的理由如果是法定條款，而大家都知道真正的原因是被認(rèn)定為“非正?！保敲垂妼?duì)專利法及審查指南的理解，可能產(chǎn)生較大的困難。這是否需要完善和優(yōu)化相關(guān)法條？

總結(jié)

本次認(rèn)定指南的發(fā)布，使得國知局與申請(qǐng)人在非正常申請(qǐng)的處理與申訴上，更加標(biāo)準(zhǔn)與有據(jù)可依。一定程度上會(huì)提高打擊非正常申請(qǐng)的效果，同時(shí)減少正常專利申請(qǐng)被誤殺的可能性。申請(qǐng)人很有必要認(rèn)真理解此指南，以便最大程度根據(jù)本指南的規(guī)定，合理的進(jìn)行申訴與處理。

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