近期參加了一些新藥研發(fā)的行業(yè)論壇，也和很多新藥研發(fā)型企業(yè)進(jìn)行了交流，發(fā)現(xiàn)大家都對(duì)新藥研發(fā)過程的專利申請(qǐng)和布局有一定的意識(shí)和重視程度，這是我們作為專利從業(yè)者很樂意看到的情形。

但是在交流中發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)的技術(shù)研發(fā)依附于國(guó)內(nèi)的高校、研究所、CRO機(jī)構(gòu)，其企業(yè)主體是在海外注冊(cè)，在國(guó)內(nèi)沒有注冊(cè)公司，在專利申請(qǐng)時(shí)，基于各種理由，是由海外注冊(cè)的公司作為申請(qǐng)人先在海外進(jìn)行專利申請(qǐng)，再通過巴黎公約或者PCT途徑進(jìn)入中國(guó)。

這種情形下申請(qǐng)的專利在進(jìn)入中國(guó)時(shí)，存在因沒有進(jìn)行“保密審查”而不予授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

專利法第二十條第一款規(guī)定：任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)提交專利申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。

專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條規(guī)定，實(shí)質(zhì)審查程序中，如果發(fā)明不符合專利法第二十條第一款的規(guī)定，則應(yīng)當(dāng)予以駁回。

專利法實(shí)施細(xì)則第六十五條第二款中，將被授予的專利權(quán)不符合專利法第二十條第一款規(guī)定為可以宣告專利權(quán)無效或者部分無效的理由。

從上述規(guī)定中可以看出，在中國(guó)完成的發(fā)明沒有經(jīng)過保密審查先向海外進(jìn)行專利申請(qǐng)，再進(jìn)中國(guó)時(shí)，該專利可以直接被駁回，而授權(quán)后也可以以沒有經(jīng)過保密審查為理由進(jìn)行專利無效。

以真實(shí)案例進(jìn)行說明

01

申請(qǐng)?zhí)枮?01720389490.8的“一種可伸縮的傳動(dòng)總成裝置及升降立柱”專利就是因?yàn)楸Ｃ軐彶闂l款作為核心無效理由被全部無效。

該案中請(qǐng)求人使用的核心理由為：

1）證據(jù)1-2、證據(jù)1-3、證據(jù)1-4證明本專利與US62/436730號(hào)美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)屬于同一主題的相同申請(qǐng)。

2）證據(jù)2-1、2-2證明本專利的發(fā)明人均為中國(guó)人，發(fā)明人的研發(fā)地址及專利申請(qǐng)人在中國(guó)大陸。

專利權(quán)人在中國(guó)大陸具有完善的研發(fā)體系和研發(fā)機(jī)構(gòu)且依托國(guó)家/省級(jí)的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了大量的技術(shù)研發(fā)。本領(lǐng)域具有較大的技術(shù)壁壘，需要結(jié)合生產(chǎn)才能有效研發(fā)，且證據(jù)2-1招股說明書發(fā)布之前專利權(quán)人在境外尚無研發(fā)公司，因此可以證明本專利發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是在中國(guó)大陸完成的。

3）本專利技術(shù)方案未進(jìn)行保密審查，證據(jù)1-3未發(fā)現(xiàn)有符合保密審查規(guī)定的保密審查的相關(guān)文件。

基于上述理由，請(qǐng)求人提交的證據(jù)能夠相互印證：本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)內(nèi)完成具有高度蓋然性，在專利權(quán)人未能提供充分的證據(jù)推翻上述事實(shí)的情況下，合議組確認(rèn)本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國(guó)內(nèi)完成的，從而認(rèn)定未履行向國(guó)務(wù)院專利行政部門提請(qǐng)進(jìn)行保密審查的義務(wù)而全部無效。

02

申請(qǐng)?zhí)枮?01180020648.X的“一種環(huán)烯基在β位取代的丙氨酸的不對(duì)稱合成方法”的專利無效案中，請(qǐng)求人以該案中的核心研發(fā)人員長(zhǎng)期居住在中國(guó)，并無海外旅居經(jīng)歷作為核心突破口，認(rèn)為該案的技術(shù)方案是在中國(guó)境內(nèi)完成，沒有經(jīng)過保密審查直接在海外進(jìn)行申請(qǐng)而提起專利無效.

雖然最終因?yàn)樽C據(jù)不足導(dǎo)致無效失敗，但也給我們有類似情形的申請(qǐng)敲響警鐘，尤其是僅在海外注冊(cè)公司但主要發(fā)明人均在國(guó)內(nèi)的情形，防止被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以“保密審查”為突破口對(duì)我們的核心專利進(jìn)行精準(zhǔn)狙擊。

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