如何消除新技術(shù)與創(chuàng)造性判斷的隔閡,避免“事后諸葛亮”,站位本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得授權(quán)?
在專利代理工作中,與技術(shù)人員溝通以及判斷技術(shù)交底的創(chuàng)造性均為必須且重要的工作內(nèi)容;然而,在與技術(shù)人員溝通技術(shù)方案研發(fā)過程所克服的困難/解決的技術(shù)問題的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)技術(shù)人員對(duì)于兩項(xiàng)技術(shù)的結(jié)合形成的技術(shù)方案的認(rèn)識(shí)局限于“本領(lǐng)域目前還未有同樣的技術(shù)”,導(dǎo)致溝通效率低的問題,導(dǎo)致代理人無法很好的了解技術(shù)方案本身,進(jìn)而對(duì)于創(chuàng)造性的判斷受限,最終只能基于檢索內(nèi)容采用常規(guī)的三步法判斷交底的創(chuàng)造性。
然而,三步法的第二步與第三步中,實(shí)際上均提及了“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”,即實(shí)際上三步法的充分使用一定是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行的,而僅基于所檢索到的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行三步法判斷創(chuàng)造性,則易忽略創(chuàng)造性的判斷需站位申請(qǐng)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員,從而無法準(zhǔn)確的比較技術(shù)交底技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別及其中的創(chuàng)造性,導(dǎo)致“事后諸葛亮”的問題。
同時(shí),在審查意見的答復(fù)過程中,也經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)本申請(qǐng)的技術(shù)方案對(duì)于兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是顯而易見的情況,而忽略了申請(qǐng)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員所面臨的技術(shù)問題,或是實(shí)際上檢索到的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員存在顯而易見的,且難以相互簡單結(jié)合的“弊端”;導(dǎo)致對(duì)于創(chuàng)造性的估計(jì)偏低,出現(xiàn)”事后諸葛亮“的問題。
可見,“事后諸葛亮”無論在申請(qǐng)文本的撰寫過程中,還是對(duì)于審查意見的答復(fù)過程中,都是需要注意的內(nèi)容;而在與技術(shù)人員溝通效率差,或是暫時(shí)沒有技術(shù)人員可以溝通的情況下,是否我們可以通過其他手段認(rèn)清技術(shù)方案的創(chuàng)造性,或是發(fā)現(xiàn)審查意見對(duì)創(chuàng)造性判斷有問題的內(nèi)容,進(jìn)而針對(duì)性的突出或答復(fù),提高專利的授權(quán)前景呢?
答案當(dāng)然是肯定的。
在此,筆者將分享一個(gè)審查意見答復(fù)案例,結(jié)合案例說明如何避免或答復(fù)“事后諸葛亮”。
案例技術(shù)方案:
一種化合物C-4的制備方法,路徑如下所示:
審查意見:
D1同樣公開了所述化合物C-4(即D1化合物3)的合成路徑(采用的原料及中間體均與本申請(qǐng)不同):
審查意見認(rèn)為對(duì)比文件可以總結(jié)出以下啟示:
D1給出了C-4的制備方法,然而根據(jù)D2將D1中化合物12的含S取代基替換為本申請(qǐng)的Cl是不需要?jiǎng)?chuàng)造性勞動(dòng)的;而D3給出了與本申請(qǐng)化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的氨基可以發(fā)生取代反應(yīng)的技術(shù)啟示,同時(shí)還給出了與本申請(qǐng)化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的制備方法。
綜上所述,審查意見認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過D2給出的技術(shù)啟示更換D1中化合物12通過逆合成分析方法,按照D3公開的內(nèi)容制備化合物C-1并經(jīng)過結(jié)合D3給出的技術(shù)啟示通過兩步取代反應(yīng)得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案。
而審查意見中確認(rèn)的技術(shù)問題為:提供一種不同的化合物C-4合成方法。
初看審查意見的陳述的內(nèi)容,會(huì)發(fā)現(xiàn)按照審查意見的思路“似乎”可以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案,從而解決本申請(qǐng)的相比于D1解決的“技術(shù)問題”。
然而站位申請(qǐng)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度,再次閱讀審查意見,會(huì)發(fā)現(xiàn)事實(shí)上并非如此簡單:
作為一個(gè)化工合成領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)人員,即便以解決審查員認(rèn)定的技術(shù)問題為目的,在已知要合成的化合物C-4的 結(jié)構(gòu)式的情況下,必然是遵循本領(lǐng)域的化合物合成的方法進(jìn)行。
因此,首先通過檢索找到了逆合成分析的思路,簡單來說,逆合成分析是將目標(biāo)產(chǎn)物的化學(xué)鍵進(jìn)行一步步的切斷,進(jìn)而分析得到不同的起始原料及合成方法,因此往往通過確定骨架的構(gòu)成,聯(lián)想官能團(tuán)的形成難易度,確定實(shí)際切斷骨架上的重點(diǎn)官能團(tuán),最終得到化合物的合成路線及反應(yīng)原料。
按照上述思路進(jìn)行分析可知,本申請(qǐng)僅從骨架化合物C-1的確定方面,便與D1采用的化合物9產(chǎn)生了顯著的差異,在骨架化合物不一致的情況下,根據(jù)前述的逆合成分析的思路,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知曉,在實(shí)際的逆合成過程中,切斷何種化學(xué)鍵以及在何種先后順序切斷是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要實(shí)際處理的問題。
進(jìn)一步分析每一步所切斷的化學(xué)鍵,如:本申請(qǐng)的化合物C-1到化合物C-2反應(yīng)步驟,出現(xiàn)了兩個(gè)O-H鍵的斷裂,同時(shí)出現(xiàn)了兩個(gè)連接有O官能團(tuán)C原子間的N-H鍵的斷裂;而D1的化合物9到化合物11則是伴隨著一個(gè)C-N鍵的斷裂,以及一個(gè)連接有O官能團(tuán)C原子及連接有乙硫基的C原子間的N-H鍵的斷裂;同時(shí)二者N-H鍵斷裂后連接的新的取代基不同。
可見,仔細(xì)考察逆合成中的各個(gè)細(xì)節(jié),其實(shí)本申請(qǐng)逆合成思路與D1具有顯著差異;同時(shí)根據(jù)本領(lǐng)域公知,相鄰的官能團(tuán)對(duì)于化學(xué)鍵的斷裂是具有顯著影響的,此時(shí)只需要針對(duì)性的詢問技術(shù)人員上述化學(xué)鍵斷裂間的差異,并搜集相關(guān)的證據(jù),便可以充分的答復(fù)審查審查意見。
因此,在答復(fù)陳述中,結(jié)合技術(shù)人員的陳述,詳盡的從氯鄰位胺基連接的基團(tuán)對(duì)于氯的縮合作用,以及涉及的烷基類基對(duì)氯縮合反應(yīng)影響較小;突出本申請(qǐng)氯鄰位胺基上連接的2,4,5-三氟苯甲基,及對(duì)位類芐胺基團(tuán),均為吸電子基團(tuán),兩者均不利于縮合反應(yīng),相比對(duì)比文件D2縮合難度更大;并進(jìn)一步說明本申請(qǐng)通過先選擇性進(jìn)行氯對(duì)位胺的縮合再進(jìn)行氯鄰位胺縮合所克服的問題及優(yōu)點(diǎn),最終結(jié)合一系列分析陳述突出本申請(qǐng)與對(duì)比文件的不同,最終順利取得授權(quán)。
最后做一下總結(jié),雖然真正的站位本領(lǐng)域技術(shù)人員是一件較為困難的事情,但我們?nèi)钥梢詮囊韵聝蓚€(gè)點(diǎn)的去查找資料或與技術(shù)人員溝通,提高對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解:
1.盡可能的細(xì)化技術(shù)方案中每一步可能遇到的技術(shù)問題;
2.是否技術(shù)方案中一部分技術(shù)特征解決了潛在的技術(shù)問題,導(dǎo)致雖然技術(shù)方案整體解決的技術(shù)問題與對(duì)比文件相同或相似,但實(shí)際還解決了其他完全不同的、潛在的技術(shù)問題。
站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的技巧是多方面的,仍需在實(shí)踐中進(jìn)行探索及學(xué)習(xí),在本文的最后,分享一個(gè)案例,對(duì)本文進(jìn)行補(bǔ)充:
【十大案件】評(píng)析“發(fā)光裝置及顯示裝置”發(fā)明專利無效宣告請(qǐng)求案-本領(lǐng)域技術(shù)人員水平的確定和技術(shù)啟示的判斷。
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