引言
本案發(fā)明專利含有11條權(quán)利要求,但無效宣告僅僅對其中的1條權(quán)利要求,即最后的權(quán)利要求11提起了無效宣告,這種情況比較少見。顯示了請求人采取集中攻擊侵權(quán)條款,而忽略其他不相關(guān)權(quán)利要求的聚焦策略。
【案件信息】
案件編號:第4W11103號
決定日:2021年09月06日
發(fā)明創(chuàng)造名稱:用于抑制蛋白酶體的化合物
無效宣告請求人:江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司
專利權(quán)人:歐尼斯治療公司
專利號:201l10145272.7
【基本案情】
江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱請求人)于 2020年09月 08日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請求,請求宣告本專利權(quán)利要求11無效。其理由是:
說明書未對權(quán)利要求11的技術(shù)方案作出清楚和完整的說明,不符合專利法第 26 條第3款的規(guī)定;相應(yīng)的,權(quán)利要求11得不到說明書的支持,不符合專利法第26條第4款的規(guī)定,權(quán)利要求11不具備創(chuàng)造性,不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。
專利權(quán)人針對上述無效宣告請求于 2020年11 月 02 日提交了意見陳述書和相關(guān)證據(jù),未修改權(quán)利要求。
合議組于2021年09月06日做出決定,維持 201110145272.7號發(fā)明專利權(quán)有效。
權(quán)利要求11的內(nèi)容如下:
值得注意的是,本權(quán)利要求的形式為:
限定+組合物
(選擇性抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性+組合物)
即本權(quán)利要求為有限定的組合物專利,并非用途專利。這個點可能決定了本專利無效審查中的立足點的差異。如果本專利是用途專利,那么無效決定的考慮基點可能會有根本不同。
【決定要點】
1、公開了化合物的一種用途,即滿足了化合物專利說明書公開充分的基本要求。
首先,專利局認(rèn)為,本專利其中一個實施例記載了卡非佐米抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果,因此本專利說明書已經(jīng)充分公開了卡非佐米抑制20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果,即已經(jīng)公開了化合物的至少一種用途,滿足說明書公開充分的基本要求。
即,在化合物專利中,只要文本記載了一種用途,就達(dá)到了說明書充分公開的最低要求。
2、說明書的充分公開的確定,實驗數(shù)據(jù)并不是必須的。
雖然請求人認(rèn)為權(quán)利要求11中的前序部分限定了“選擇性”這個特征。
但說明書中并沒有提供任何實驗數(shù)據(jù)證明具體的“選擇性”抑制效果。
但,專利局認(rèn)為,結(jié)合說明書發(fā)明內(nèi)容部分,記載了本文化合物對于20S 蛋白酶體選擇性高于其他蛋白酶。因此并不是必須實驗數(shù)據(jù)來證明選擇性的高低。
3、現(xiàn)有技術(shù)給出沒有方向明確的規(guī)律指導(dǎo),即可認(rèn)為沒有給出相應(yīng)的技術(shù)啟示
專利局認(rèn)為,首先,證據(jù)1中化合物16和18的不同活性,間接說明乙?;鶎τ诨衔镎w的活性具有明顯影響,但影響的方向并沒有明確啟示。
其次,雖然證據(jù)1表明亞基更偏向于較長的底物或抑制劑,但乙酰基已經(jīng)是較長結(jié)構(gòu),證據(jù)1并未提供具有乙?;L結(jié)構(gòu)的其他化合物,因此無法預(yù)期進(jìn)一步延長末端結(jié)構(gòu)對化合物帶來的影響。
筆者疑問:
為何專利局認(rèn)為乙?;禽^長的結(jié)構(gòu)?為何必須提供更長結(jié)構(gòu)的化合物才可以認(rèn)定為明確的預(yù)期?
也許,在無效階段專利局對于技術(shù)啟示采取了較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。這與專利實質(zhì)審查階段對于技術(shù)啟示采取了較為激進(jìn)的態(tài)度明顯不同。
【啟示】
1、本發(fā)明的權(quán)利要求11的前序部分,使用了“選擇性”的不必要詞語,導(dǎo)致成為了專利無效攻擊的靶子,引起了不必要的麻煩,因此在撰寫權(quán)利要求書的前序部分一定要慎重。
2016年4月1日發(fā)布的最高院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》的第5條規(guī)定:在人民法院確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時,獨立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。 因此,在撰寫的序部分中,不必要的技術(shù)特征應(yīng)謹(jǐn)慎引入。
2、現(xiàn)有技術(shù)的啟示,只有具有方向明確的規(guī)律性啟示,才可以認(rèn)定為具有啟示。當(dāng)即使有啟示但方向相反時,認(rèn)定為沒有技術(shù)啟示。
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