隨著知識產(chǎn)權(quán)保護越來越受重視,產(chǎn)品未動,專利先行的概念越來越深入人心,對于一些以“走出去”為發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè),美國是出海的主要目標國之一。
美國的專利保護制度相對完善靈活,但也更加復雜,和我國也有很大的不同之處,尤其是一些后續(xù)申請制度上,其分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案、臨時申請制度更是讓大家摸不著頭腦,這里就簡單和大家分享一下這些制度的基本情況。
01
分 案 申 請
Divisional Application
美國專利審查程序手冊MPEP 802.01的規(guī)定:獨立發(fā)明是指要求保護的兩個或更多個發(fā)明之間在設(shè)計、操作和效果上沒有關(guān)聯(lián)。
例如一個流程和能實現(xiàn)該流程的設(shè)備之間就屬于兩個完全獨立的發(fā)明。
如果美國專利申請的權(quán)利要求中既存在流程,又存在實現(xiàn)該流程的設(shè)備,申請人很可能會收到了審查員發(fā)出的“限制性要求”(Restriction Requirement,RR)。
此時,申請人可以將設(shè)備在中刪除,并作為分案進行申請。這種操作和中國申請時克服“單一性”的被動分案類似。
分案申請內(nèi)容不能超出母案的公開范圍,其權(quán)利要求內(nèi)容是從母案中分割出來的發(fā)明點,且分案與母案的申請日及優(yōu)先權(quán)日一致。
02
續(xù) 案 申 請
Continuation Application
美國專利審查程序手冊M.P.E.P.201.07的解釋,續(xù)案申請是基于未決的母案申請中公開的一項或多項發(fā)明的申請,續(xù)案申請不能增加未在母案申請中公開的主題內(nèi)容。
從實踐上講,續(xù)案申請往往是母案權(quán)利要求撰寫失誤或者不合理時的補救措施,可以從原始說明書的記載中重新總結(jié)權(quán)利要求布局,權(quán)利要求保護范圍可以和原權(quán)利要求重疊,或者是未出現(xiàn)在原權(quán)利要求中而僅在說明書中出現(xiàn)的技術(shù)方案。
續(xù)案申請與母案的申請日及優(yōu)先權(quán)日一致。這種操作可以類比中國專利申請中的主動分案。
03
部 分 續(xù) 案 申 請
Continuation-in-part Application
美國專利審查程序手冊MPEP 201.08的規(guī)定,部分續(xù)案申請是在母案申請的生命周期內(nèi)提交的、重復母案申請的部分或全部實質(zhì)內(nèi)容、并且增加了在母案申請中未公開的內(nèi)容的申請。
也就是說,部分續(xù)案申請允許在母案的基礎(chǔ)上新增技術(shù)方案或主題。
但需要注意的是,部分續(xù)案申請的新增發(fā)明主題的現(xiàn)有技術(shù)界限是無法享有母案的申請日的,新增主題的評價創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)界限為實際申請日,因此部分續(xù)案申請最好在母案公開前提出,避免母案成為現(xiàn)有技術(shù)評價部分續(xù)案申請的創(chuàng)造性,這一點和中國申請中的部分優(yōu)先權(quán)保持一致。
這里值得注意的一點是,雖然部分延續(xù)案的現(xiàn)有技術(shù)界限為在后申請日,但權(quán)利保護起算點為母案的申請日。
因此部分延續(xù)案中的新增技術(shù)方案相當于保護期限有所縮短。
04
臨 時 申 請
provisional patent application, PPA
美國專利法35 U.S.C.§111(b)中規(guī)定,臨時申請是在美國提出的,不需要正式的權(quán)利要求、宣誓及聲明。
提交的申請文本可以不包括權(quán)利要求書,有說明書和必要的附圖即可。臨時申請不局限于格式,實驗研究報告、論文、研究思想、方案設(shè)計等技術(shù)性資料均可作為臨時申請進行遞交。
申請人可以在12個月內(nèi),將申請文件內(nèi)容補充完整,轉(zhuǎn)成正式申請,或者要求臨時申請的優(yōu)先權(quán),進行國內(nèi)或國際申請。
這也是很多申請人和業(yè)內(nèi)人士認為美國專利制度的先進點之一。
本人在和很多海外歸國創(chuàng)業(yè)的發(fā)明人溝通時,認為的利用美國的專利制度進行專利申請內(nèi)容完善相對于國內(nèi)利用優(yōu)先權(quán)制度更容易,也是歸于臨時申請制度。
但就個人對美國臨時申請的了解來看,這是大家認知上的一個誤區(qū),美國臨時申請只是在程序上和在權(quán)利要求的撰寫上給了大家一定程度的自由空間,但是對優(yōu)先權(quán)的成立的要求,其實和中國優(yōu)先權(quán)制度是一致的。
想要要求臨時申請的優(yōu)先權(quán)成立,同樣要求臨時申請中詳細記載具體的實驗方案(即實施例),舉個簡單的例子,如果臨時申請中公開了數(shù)值范圍為10-20,那么要求優(yōu)先權(quán)時,將該數(shù)值范圍寫成0-30,仍然屬于優(yōu)先權(quán)不成立的情形。
所以在使用臨時申請這一制度時,我們一定要求先見之明,在撰寫臨時申請時應(yīng)盡可能地列舉可以想到的實施例,確保正式申請或要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的權(quán)利要求得到支持。
綜上,我們在享受靈活的政策帶來的便利和優(yōu)惠時,也要注意其中的陷阱,合理而不盲目地使用政策才能使我們的利益最大化。
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