企業(yè)在專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查中排查到的風(fēng)險(xiǎn)專利有兩種情況,一種為有效專利,即已授權(quán)且處于權(quán)利維持階段的專利,另一種是審中專利,即已公開但仍在審查中的專利。
對(duì)于有效專利,大家通常會(huì)采用專利無效的方式化解專利風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于審中的專利,除了等其授權(quán)后再發(fā)起無效,有一種經(jīng)濟(jì)且好用的策略阻止其專利授權(quán),這就是公眾意見。
在實(shí)踐中,有些申請(qǐng)人對(duì)公眾意見操作中的一些細(xì)節(jié)仍存在疑問,本文將針對(duì)其中的十個(gè)常見問題進(jìn)行梳理并進(jìn)行解答。
1 公眾意見是任何人都可以提嗎?
是的,任何人都可以。
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第8章第4.9節(jié)“對(duì)公眾意見的處理”中的規(guī)定,任何人對(duì)不符合專利法規(guī)定的發(fā)明專利申請(qǐng)向?qū)@痔岢龅囊庖?,?yīng)當(dāng)存入該申請(qǐng)文檔中供審查員在實(shí)質(zhì)審查時(shí)考慮...專利局對(duì)公眾意見的處理情況,不必通知提出意見的公眾。”
2 其他人提了公眾意見專利申請(qǐng)人會(huì)知道嗎?
一般不知道。
根據(jù)上述指南中最后一句“專利局對(duì)公眾意見的處理情況,不必通知提出意見的公眾”的規(guī)定,對(duì)于任何人提出的公眾意見,專利局不會(huì)通知提出公眾意見的公眾也不會(huì)通知專利申請(qǐng)人。
但在中國(guó)及多國(guó)審查狀態(tài)查詢網(wǎng)站上可以看到關(guān)于該案件提交的所有中間文件,對(duì)于公眾提交的公眾意見也會(huì)留下相應(yīng)記錄,若申請(qǐng)人對(duì)其案件信息進(jìn)行監(jiān)控梳理的,則可以推測(cè)出是其他人提出了公眾意見。
3 公眾意見的期限是怎樣的?多久可以有結(jié)果?
專利的審查期限受審查員審查時(shí)間、專利申請(qǐng)人答復(fù)時(shí)間、專利的授權(quán)前景等多種因素影響,在沒有任何進(jìn)行專利加快審查的情況下,一般專利的結(jié)案時(shí)間是從申請(qǐng)日起2-3年的時(shí)間。
公眾意見只是在專利審查過程中通過提供證據(jù)及專利不應(yīng)授權(quán)的理由給審查員,起到促使審查員駁回專利的作用,具體期限還需根據(jù)具體案件的情況具體確定,沒有確切的處理周期。
4 公眾意見的收費(fèi)是怎樣的?
專利局不收取任何官費(fèi),若是委托了服務(wù)機(jī)構(gòu)代為提出公眾意見的,僅產(chǎn)生相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。
5 有哪些內(nèi)容可以作為公眾意見中的證據(jù)?
審查員在審查意見通知書中常用的證據(jù)有專利文獻(xiàn)、書籍、期刊雜志,除這些外,如果還能提供其它可信的公開文獻(xiàn),如網(wǎng)頁論壇、產(chǎn)品宣傳推廣資料,甚至微信朋友圈、QQ空間等影響目標(biāo)專利新創(chuàng)性的材料,均可以作為公眾意見中的證據(jù)。
6 公眾意見什么時(shí)間可以提出?可以提幾次?
根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,發(fā)明專利公布之日起至公告授予專利權(quán)之日止可以提出公眾意見。
但根據(jù)審查指南的規(guī)定,在發(fā)現(xiàn)授權(quán)通知書后再提出公眾意見,審查員基本不會(huì)考慮。因此,可以在專利申請(qǐng)公布后至發(fā)出授權(quán)通知書這段時(shí)間內(nèi)提出公眾意見。
對(duì)于公眾意見提出的次數(shù),根據(jù)我方證據(jù)檢索情況及審查員審查意見通知書情況確定。比如在進(jìn)入實(shí)審階段后提出第一次公眾意見,根據(jù)審查員發(fā)出的第二次審查意見通知書判斷,申請(qǐng)人修改了權(quán)利要求書,對(duì)于修改后的權(quán)利要求保護(hù)范圍,本產(chǎn)品已不存在專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn),則可暫時(shí)不用再次提出公眾意見。
又比如對(duì)于上述情形,在第二次審查意見通知書下發(fā)后,我方又檢索到可促進(jìn)專利駁回的重要證據(jù),則有必要再次提出公眾意見,以避免后期專利授權(quán)后存在的可能風(fēng)險(xiǎn)。
因此,公眾意見提出幾次合適,需根據(jù)本公司的實(shí)際研發(fā)產(chǎn)品情況、對(duì)專利授權(quán)前景的評(píng)估情況、證據(jù)收集情況及審查狀態(tài)變化情況進(jìn)行合理調(diào)整,但建議在案件處于審查中時(shí),均對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控以在必要時(shí)及時(shí)做出相應(yīng)對(duì)策。
7 對(duì)于復(fù)審過程中的專利還有必要提公眾意見嗎?
需判斷后確定。
建議對(duì)于復(fù)審中專利前期審查文件進(jìn)行詳細(xì)分析,評(píng)估專利的授權(quán)前景,對(duì)于明顯無授權(quán)前景的案件,可不用再次提公眾意見。對(duì)于仍有授權(quán)前景的案件,建議在復(fù)審階段提出公眾意見,同時(shí)要對(duì)案件狀態(tài)做好監(jiān)控,根據(jù)審查狀態(tài)及時(shí)調(diào)整公眾意見的次數(shù)及內(nèi)容。
8 對(duì)于PCT國(guó)際階段的專利可以提公眾意見嗎?
可以。
根據(jù)《專利合作條約》第八部分關(guān)于公眾意見的相關(guān)規(guī)定,任何人可以于國(guó)際公布之日起,優(yōu)先權(quán)日起28個(gè)月屆滿之前,針對(duì)PCT申請(qǐng)?zhí)岢龉娨庖姟?/p>
國(guó)際局會(huì)將在國(guó)際申請(qǐng)階段收到的公眾意見在國(guó)際專利審查檔案中公開。同時(shí)對(duì)于被提交公眾意見的國(guó)際專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人可以在優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)針對(duì)收到的任何第三方公眾意見提交意見,并提供給公眾查閱。
根據(jù)上述規(guī)定可知,在國(guó)際申請(qǐng)階段,國(guó)際局對(duì)于公眾意見內(nèi)容并不直接進(jìn)行審查,而是將其歸檔,提供給后續(xù)進(jìn)入的國(guó)家/地區(qū)階段的專利局,即在國(guó)際階段提出公眾意見,其并不能直接在國(guó)際階段起到阻止專利授權(quán)的作用。
9 在PCT國(guó)際階段提出公眾意見和在中國(guó)提公眾意見相比,有操作過程中有哪些需要注意的區(qū)別點(diǎn)?
(1)提交次數(shù):在PCT國(guó)際階段提出的公眾意見一件國(guó)際申請(qǐng)最多可以收到10次公眾意見,在中國(guó)沒有次數(shù)限制。
(2)對(duì)比文件數(shù)量:PCT階段的公眾意見,1件公眾意見最多可以提交10件對(duì)比文件,在中國(guó)對(duì)于對(duì)比文件,沒有數(shù)量限制。
(3)公眾意見的內(nèi)容:PCT階段的公眾意見的內(nèi)容僅限于對(duì)于新穎性和創(chuàng)造性問題進(jìn)行評(píng)述意見,在中國(guó)沒有限制,只要是不滿足授權(quán)的問題都可以,例如權(quán)利要求得不到說明書支持、誠(chéng)實(shí)信用等。
(4)提出的時(shí)間:PCT是在國(guó)際公布之日起,優(yōu)先權(quán)日起28個(gè)月屆滿之前提出,中國(guó)是在專利公布之日起,公告授予專利權(quán)之日止。
10 美國(guó)、日本等常見國(guó)家有公眾意見制度嗎?有何區(qū)別和相同。
公眾意見作為一項(xiàng)在專利審查過程中賦予公眾的“提出異議”的程序,許多國(guó)家都有相應(yīng)的公眾意見的制度。各國(guó)公眾意見制度之間,有相似之處,也存在微妙的差異。如下表列出了美國(guó)、日本及歐洲公眾意見提出期限、是否通知申請(qǐng)人、是否免費(fèi)三個(gè)維度進(jìn)行對(duì)比。
總體看,這三個(gè)主流國(guó)家/地區(qū)對(duì)于公眾意見的制度總體基本一致,但在費(fèi)用及具體操作時(shí)間上略有差異。
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