案情介紹

涉案專利申請人為北京亞東生物制藥有限公司，授權(quán)公告日為2009年4月1日。

權(quán)利要求1保護的內(nèi)容為：

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有技術(shù)的不足，提供一種能夠有效治療乳腺增生性疾病的藥物組合物。

專利復(fù)審委認為權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的理由為：

權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，區(qū)別僅在于：1.二者的劑型不同；2.濾液濃縮密度不同。

將某種處方已知的藥物改換劑型，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)做法；在證據(jù)1公開的濃縮密度范圍內(nèi)選擇其中的具體值，這種選擇是常規(guī)的。因此，本專利不具備創(chuàng)造性。

專利權(quán)人辯稱，中藥產(chǎn)品的原料與中藥產(chǎn)品的活性成分是不同的概念，權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，中藥原料雖相同，但用不同的制備方法處理后，最終產(chǎn)品中的活性成分千差萬別。本專利產(chǎn)品系經(jīng)過權(quán)利要求1限定的方法制備，不含減壓干燥步驟，與證據(jù)1相比，活性成分丹酚酸b的含量已經(jīng)產(chǎn)生了顯著變化，從而導(dǎo)致最終的產(chǎn)品有效率顯著變化，進一步帶來臨床療效上的顯著進步，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)料。

本專利申請日前，制藥企業(yè)必須按照2000年版藥典標準（證據(jù)1）生產(chǎn)，證據(jù)1即為本專利說明書實驗例3中的陽性對照藥乳塊消片。從實驗例3可以看出，權(quán)利要求1的藥物總有效率為95.70%，而陽性對照藥即證據(jù)1的藥物總有效率為89.32%，本專利權(quán)利要求1的藥物在臨床療效上明顯優(yōu)于證據(jù)1的藥物。作為一組證據(jù)鏈，反證4、7用于佐證本專利與證據(jù)1的總有效率的比較結(jié)果，效果相互印證。

反證4內(nèi)容為北京中醫(yī)藥大學(xué)藥廠生產(chǎn)的乳塊消片的總有效率達86%，內(nèi)容經(jīng)過公證；反證7為《中華人民共和國藥典（2005年版一部）》，用于證明不同干燥方式對藥物效果的影響。 

針對專利權(quán)人的意見，專利復(fù)審委認為：

（1）反證7公開日晚于本專利申請日，因此，反證7不屬于申請日前的公知常識證據(jù)，不予接受。

（2）關(guān)于預(yù)料不到的技術(shù)效果，本專利與反證4比較，反證4中未公開測定乳塊消片總有效率的測定方法，在無法確知該方法與本專利方法是否相同的情況下，不能直接進行實驗結(jié)果的比較。此外，反證4中指出該藥物執(zhí)行反證7的標準，但由于反證7因舉證時限問題不予接受，使得證據(jù)鏈不完整，導(dǎo)致無法明確說明反證4中的各藥物成分的含量和制法。本專利采用常規(guī)輔料、常規(guī)制法制成顆粒劑，獲得的包括總有效率在內(nèi)的技術(shù)效果是可以預(yù)期的，并非無法預(yù)料。由于減壓干燥步驟中的高溫等因素會造成本專利藥物中活性成分的損失，而常規(guī)顆粒劑制法不含減壓干燥步驟，這種方法本身的特點所導(dǎo)致的最終的效果改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料的。 

可以看出，專利復(fù)審委并未認可本專利具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，理由是無法確知本專利與反證4的測定方法是否相同，因此無法比較；用于佐證的反證7因公開日在本申請日之后而不予接受；本專利制備方法為常規(guī)制法，因此技術(shù)效果可以預(yù)料。

一、二審法院均認為反證7為藥典，屬于公知常識證據(jù)，即使公開日晚于本專利申請日，也不能機械地認為藥典中記載的技術(shù)內(nèi)容不是公知常識，反證7應(yīng)予采納。

對于預(yù)料不到的技術(shù)效果，一審法院認為，無效宣告決定對于本專利技術(shù)效果的可預(yù)期性的認定脫離或夸大了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期能力，本專利顆粒劑的總有效率為95.70％，證據(jù)1中片劑的總有效率為89.32％，本專利權(quán)利要求1具有“顯著進步”。

二審法院則認可專利復(fù)審委的觀點，認為本專利是將證據(jù)1中的片劑改換成了顆粒劑，將某種處方已知的藥物由某常規(guī)劑型改換成另一種常規(guī)劑型，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常見做法。本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉干燥步驟中的高溫等因素會造成本專利藥物中活性成分的損失，而且藥典中的常規(guī)顆粒劑制法之一本身就不含減壓干燥步驟，省略減壓干燥步驟所導(dǎo)致的最終效果的改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料的。

可見，對于本專利的技術(shù)是否可以預(yù)料，一、二審法院產(chǎn)生了不同的觀點，對此，最高法在再審中給出了最終裁決：

首先，對于專利權(quán)人主張的權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，由于不含減壓干燥步驟，活性成分丹酚酸b的含量產(chǎn)生了顯著變化，從而導(dǎo)致最終的產(chǎn)品有效率顯著變化。

最高法認為，反證3是一篇發(fā)表于本專利申請日之后的論文，其以丹酚酸b為指標，比較了減壓干燥、噴霧干燥兩種干燥方式制備的乳塊消片提取物的含量差異，結(jié)論為，噴霧干燥制備的乳塊消片中提取物丹酚酸b的含量比較高。在本案中，反證3雖然一定程度上解釋了制備工藝與丹酚酸b含量之間的關(guān)系，但其系本專利申請日之后公開的技術(shù)文獻，所述技術(shù)內(nèi)容并非本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利申請日前所具有的知識水平與認知能力。故不應(yīng)當(dāng)以反證3記載的內(nèi)容作為判斷本專利技術(shù)效果的基礎(chǔ)。在本專利說明書沒有記載提高丹酚酸b含量及其技術(shù)效果的情況下，也不應(yīng)當(dāng)將反證3作為對比實驗數(shù)據(jù)使用。

退一步而言，即便考慮反證3的有關(guān)內(nèi)容，由于亞東制藥公司主張的本專利的技術(shù)效果表現(xiàn)在丹酚酸b含量的提高可以有效改善乳塊消片臨床效果一節(jié)未記載在專利申請文件中，并且，本專利與證據(jù)1的區(qū)別并非在于用噴霧干燥替換減壓干燥，因此反證3所證明的內(nèi)容也與判斷本專利是否具備創(chuàng)造性缺乏直接關(guān)聯(lián)。

其次，在認定是否存在預(yù)料不到的技術(shù)效果時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的特點尤其是技術(shù)效果的可預(yù)見性、現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)啟示等因素。通常，現(xiàn)有技術(shù)中給出的技術(shù)啟示越明確，技術(shù)效果的可預(yù)見性就越高。

本案中，片劑和顆粒劑均為中藥領(lǐng)域常見劑型，該領(lǐng)域?qū)煞N制備方法以及所帶來的技術(shù)效果的可預(yù)見性方面的研究較為充分。在對技術(shù)效果存在合理的預(yù)期的情況下，面對本專利實際要解決的劑型改變的技術(shù)問題時，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到結(jié)合證據(jù)3藥典公開的將中藥提取物制成顆粒劑的常規(guī)制法。活性成分與制備方法有關(guān)，在提取條件相同的情況下，一般不會導(dǎo)致提取物存在根本性的區(qū)別。由于常規(guī)顆粒劑制法的兩種具體方法均不含減壓干燥步驟，本領(lǐng)域技術(shù)人員對本專利所采用的顆粒劑的常規(guī)制法有利于保持藥物活性、產(chǎn)品易于崩解、藥物溶出度和生物利用度好具有普遍的預(yù)期，由此提高藥物有效率也是在合理預(yù)期之內(nèi)的。

因此，對該技術(shù)效果的預(yù)期是基于證據(jù)1的處方與常規(guī)顆粒劑制法結(jié)合后獲得的技術(shù)方案所帶來的。在現(xiàn)有技術(shù)整體上存在明確的技術(shù)啟示的情況下，由制備方法所必然產(chǎn)生的技術(shù)效果并未超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。

......也就是說，本專利臨床療效優(yōu)于最接近現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)1的95.70%的總有效率是本專利限定的制備方法本身的特點導(dǎo)致的。同時，專利權(quán)人并未舉證證明其超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。因此，該效果的改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以合理預(yù)料的，并不能得出本專利具有預(yù)料不到的技術(shù)效果的結(jié)論。

專利審查指南中規(guī)定：當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實質(zhì)性特點，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。

可見，申請人如果能夠證明發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，也就意味著該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

實踐中的難點是，申請人如何證明發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，以及當(dāng)申請人主張發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果時，審查員如何進行認定。

本案例，對于如何判定預(yù)料不到的技術(shù)效果，給出了一定的啟示：

1、未記載在說明書中，并且，無申請日之前的公知常識能夠證明的技術(shù)效果，一般不應(yīng)作為獲得專利權(quán)的依據(jù)。

2、對無效請求人而言，針對專利權(quán)人主張的預(yù)料不到的技術(shù)效果，可結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，首先論證現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲得發(fā)明的技術(shù)方案，其次要論證該技術(shù)方案與技術(shù)效果之間存在必然的聯(lián)系，即所述技術(shù)效果并未超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。