隨著審查形勢的嚴格化，近年來，專利因為一些細節(jié)問題被審查員質疑技術方案，進而發(fā)出“事實認定”相關審查意見的情況屢見不鮮，但由于審查員并非技術性人員，因此，也常常會在事實認定時犯錯誤；應對此類問題時，有些人望而卻步、心虛不已，有些人則與審查員“一杠到底”、樂此不疲，但要知道，凡事都要講究方法，若一味地與審查員“杠”下去，不僅不能解決問題，還有可能收到快速駁回的“buff”。

對此，筆者結合幾個案例，談談應對此類事實認定問題時，應該怎么做。

1、擺事實、講證據 

【案例1】

審查意見認為：

本申請的產品屬于食品領域，原料中均使用了接骨木莓，接骨木莓實質上是指接骨木，而在中國接骨木屬于中藥，不屬于《可用于保健食品的物品名單》，亦不屬于《既是食品又是藥品的物品名單》……本申請屬于根據專利法第五條第一款的規(guī)定，不能被授予專利權。

意見陳述回應總結：

①通過定義指出接骨木莓與接骨木的區(qū)別：

接骨木：中藥材名。本品為忍冬科植物接骨木的莖枝。全年可采。功能主治為：祛風，利濕，活血，止痛。治風濕筋骨疼痛，腰痛，水腫，風癢，癮疹，產后血暈，跌打腫痛，骨折，創(chuàng)傷出血。接骨木莓：通常為黑接骨木（也稱為歐洲接骨木）的果實。接骨木莓干或果汁用于治療流行性感冒，感染，坐骨神經痛，頭痛，牙齒疼痛，心臟疼痛和神經痛以及瀉藥和利尿劑。還可以煮熟并用于制作果汁，果醬，酸辣醬，餡餅和接骨木漿果酒。目前它已經成為了美國中藥補充劑的排名前3，在世界各地應用廣泛。

②列舉現行相關標準：

GB/T 31121-2014 果蔬汁類及其飲料-表B1中即包含接骨木莓；接骨木相關的其他部位，如接骨木花凈油、接骨木花提取物在GB 2760-2014 食品添加劑使用標準中也被規(guī)定可作為食品用天然香料進行使用；

③列舉已知含有接骨木莓的食品：Wellous唯樂接骨木莓、小電筒成長營養(yǎng)粉；

④列舉關于接骨木莓在食品中的添加的已有相關授權專利或文獻研究。

由以上內容綜合佐證接骨木莓與接骨木的不同，以及其在食品中添加的合規(guī)性。

2、分析機理、解釋機理

【案例2】

審查意見認為：

試驗結果顯示對比例3的抑菌效果比實施例1差（10倍左右），但經計算，實施例1和對比例3中的活性清潔因子和殺菌劑的總量一致，該現象不符合本領域一般認知。

意見陳述回應總結：

①指出原料中除活性清潔因子和殺菌劑外其他成分同樣具有殺菌抑菌作用；

②指出原料之間的協(xié)同作用，點明產品抑菌殺菌作用是各原料綜合作用的結果；

③結合殺菌抑菌試驗方法進行佐證，說明其他機理對殺菌抑菌效果的影響：

本申請的試驗并非是將產品直接進行殺菌試驗驗證，而是將產品經過100次沖洗之后再考察相關浸漬液對兩種菌的殺菌情況，百次沖洗后，有效成分會有流失。

【案例3】

審查意見認為：

說明書第49-53段記載了產品對尿素的降解試驗；然而，卻并未對產品如何實現尿素降解及尿素降解的反應機理進行具體詳實的解釋說明。

意見陳述回應總結：

①依據審查指南，指出機理解釋并非必要要求，指出專利與機理探討類文獻的區(qū)別性：

經查閱審查指南，僅在涉及化學產品新用途處看到有關“機理”二字的相關說明（且機理的限定對新創(chuàng)性也并未有相關影響，審查指南也有記載：創(chuàng)立發(fā)明的途徑不論是歷盡艱辛還是偶然性均不會影響發(fā)明創(chuàng)造性評價）；其他地方均未看到專利中提供機理的必要性記載，專利并非如特定文獻文章的純理論研究，而是表觀事實、效果的體現，機理則是微觀條件下的細化研究，多在理論性學術文章中體現。

②結合相關文獻、技術特點等，補充可能性機理解釋。

值得說明的是：

1-盡管機理解釋并非必要要求，但審查員想看到的仍是對機理方面的相關內容，若能補充，請務必補充；

2、撰寫專利案件時，能補充機理請盡量補充，尤其中藥領域君臣佐使案件一定要補充；

3、解釋機理可以，但不要被審查員拉進坑底堵死所有門路，否則審查員可能會進一步指出“技術方案對本領域的技術方案是顯而易見的、容易想到的”，從而認為該方案不具有新創(chuàng)性。

3、輔助提供產品照片、試驗照片

若相關專利的對應的上市產品或試驗時的照片可一并補充提供，從而增加可信度。

4、提供原始證據證明

若審查意見明確指出“還請申請人提供試驗記錄加以佐證”時，就老老實實提供試驗數據原始記錄吧，要記住，有證據不一定能授權，沒有證據一定授不了權。

但切記，原始試驗數據并非是照搬原申請記載的表格，審查員想看的絕非是復制粘貼的內容，而是在進行試驗時，最原始的記錄。

這就要求發(fā)明人在進行試驗后，務必保留好原始試驗數據，至少要保留至專利結案后，以防止因證據不足而造成專利的駁回乃至無效。

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