化學(xué)或者生物制品的專利保護(hù)策略中，除了其最核心的產(chǎn)品主題專利外，相應(yīng)的制備方法專利也是比較重要的專利布局類型。而一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程往往是不能由無(wú)關(guān)人員隨意參觀記錄的，因此，專利權(quán)方在面對(duì)可能的侵權(quán)行為時(shí)，經(jīng)常會(huì)面臨取證困的境地。在實(shí)際司法實(shí)踐過(guò)程，原被告之間的舉證責(zé)任分配也是重要的考量因素。

《專利法》第六十六條

專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。

《最高人民法院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三條

專利方法制造的產(chǎn)品不屬于新產(chǎn)品的，侵害「專利權(quán)糾紛的原告應(yīng)當(dāng)舉證證明下列事實(shí)：

（一）被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品；

（二）被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大；

（三）原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力。

原告完成前款舉證后，人民法院可以要求被告舉證證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法。

可以看出，舉證責(zé)任首先是落在專利權(quán)方（原告），需要舉證的核心為產(chǎn)品制造方（被告）制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品。

至于什么樣的情形屬于相同產(chǎn)品，《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)規(guī)則指引》2.12給出了如下解釋：

原告以涉案專利系新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利為由，主張適用舉證責(zé)任倒置規(guī)則的，應(yīng)提供以下初步證據(jù)：

（一）依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，其與專利申請(qǐng)日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別；

（二）被訴侵權(quán)產(chǎn)品與依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品在形狀、結(jié)構(gòu)或成份等方面無(wú)實(shí)質(zhì)性差異。

從凱賽生物（原告）訴恒基生物、歸源生物、瀚霖生物（被告）案的最高法判決（（2021）最高法知民終1305號(hào)）中可以也可以看出一定的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

涉案專利為申請(qǐng)?zhí)枮?01010160266.4，要求保護(hù)一種生物發(fā)酵法生產(chǎn)長(zhǎng)碳鏈二元酸的精制工藝，包括：(1)脫色、過(guò)濾；(2)一次結(jié)晶、分離；(3)高溫水結(jié)晶、分離；(4)干燥等步驟，并進(jìn)一步限定了一下細(xì)節(jié)參數(shù)。在涉案專利說(shuō)明書(shū)中則給出了產(chǎn)品的總酸含量、單酸含量、總氮含量、水分、顏色、形態(tài)等質(zhì)量指標(biāo)。

而在訴訟過(guò)程中，原告首先提供了被告產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，從檢測(cè)結(jié)果來(lái)看，原審法院從黃島海關(guān)保全并封存的歸源公司出口的十二碳二元酸產(chǎn)品的總酸含量99.9%、十二碳二元酸含量99.34%、總氮含量30mg/kg、鐵離子含量0.4mg/kg、灰份含量15mg/kg、水份含量0.17%，這與涉案專利說(shuō)明書(shū)及實(shí)施例中所列舉的使用涉案專利工藝得到的二元酸產(chǎn)品的成分指標(biāo)基本一致，也與在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下，依照涉案專利方法制備得到的十二碳二元酸精品的成分基本一致。

另外，原告還利用被告租用另一侵犯其專利權(quán)的公司的廠房、設(shè)備生產(chǎn)與涉案專利相同的產(chǎn)品并未重新報(bào)批環(huán)評(píng)文件為由，初步證明兩公司生產(chǎn)工藝并未發(fā)生重大變化?；诖?，確定被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大。

而且，原告在訴訟過(guò)程中共提交了54份證據(jù)，用于證明被告使用了涉案專利方法的證據(jù)近30份，涉及固定侵權(quán)樣品、檢驗(yàn)侵權(quán)樣品、被告未變更生產(chǎn)工藝等的初步證據(jù)，以此證明其為證明被告使用了專利方法盡到合理努力。

最終，由于被告無(wú)法提供足以證明其實(shí)施的方法不同于涉案專利方法的證據(jù)，判決被告構(gòu)成侵犯原告的專利權(quán)。

從這個(gè)案例中可以看出，在原告可以證明被告制造的產(chǎn)品和專利方法制造的產(chǎn)品相同的情況下，會(huì)發(fā)生舉證責(zé)任倒置的情形，即由被告承擔(dān)證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法責(zé)任。同時(shí)也提醒我們，在撰寫(xiě)產(chǎn)品的制造方法專利時(shí)，可以考慮較詳細(xì)的寫(xiě)明方法制備得到的產(chǎn)品的參數(shù)，如可能的雜質(zhì)種類及含量限度等，這樣既有利于我們?cè)趯＠麑彶檫^(guò)程中突出技術(shù)方案的非顯而易見(jiàn)性，又可以為維權(quán)過(guò)程中證明侵權(quán)產(chǎn)品和專利方法制備得到的產(chǎn)品為相同的產(chǎn)品提供依據(jù)。

作者：專利分析師 朱瑞

編輯：豆豆  校對(duì)：朱寶莉

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