申請人或代理人在答復(fù)的過程中，為了克服創(chuàng)造性問題，常常會對權(quán)利要求（尤其是獨立權(quán)利要求）進(jìn)行修改，增加或限定新的技術(shù)特征，以體現(xiàn)本申請具備實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。權(quán)利要求書本質(zhì)上為法律文件，一詞一句都具備相應(yīng)的法律效力，因此在審查過程中，權(quán)利要求的修改受到了嚴(yán)格的限制。

《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

修改超范圍問題是審查階段的審查重點，也是常用的駁回原因。若不慎出現(xiàn)修改超范圍的缺陷，無疑增加了駁回的風(fēng)險，即使僥幸獲得授權(quán)，也會因為此缺陷而導(dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定，容易被他人無效。

【案例】

涉案專利基本情況

發(fā)明名稱：通信終端裝置、基站裝置及通信方法

申請?zhí)枺?012101220207

申請日：2005-06-06

授權(quán)公告日：2016-06-01

專利權(quán)人：知識產(chǎn)權(quán)之橋一號有限責(zé)任公司

關(guān)注到申請?zhí)栔兴@示的申請日是2012年，但為何實際申請日是2005年呢？

原因在于該涉案專利屬于分案申請，其母案為2005年6月6日申請的“通信終端裝置、基站裝置及無線通信系統(tǒng)”，該母案申請公布號為CN1965602A，分案申請可以保留原申請日，即母案申請日。

華為技術(shù)有限公司與2021年5月19日對上述專利提起無效宣告請求，2021年11月18日，國家知識產(chǎn)權(quán)局做出第4W112427號決定，宣告專利權(quán)全部無效。

【審查過程】

請求人在提出無效宣告請求的同時，提供了涉案專利的母案公開文本及母案審查歷史文本作為證據(jù)，并在意見陳述書中認(rèn)為：涉案專利權(quán)利要求1-18修改超范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

專利權(quán)人在2021年8月6日提交了意見陳述書及權(quán)利要求書全文修改替換頁，修改后的專利權(quán)利要求1所保護(hù)的內(nèi)容為：

其中限定了用于向所述基站裝置通信的“多個碼”的定義。

在母案中，原申請文本和最終授權(quán)文本中的定義有所不同：

涉案專利屬于母案的分案申請，專利法實施細(xì)則第43條規(guī)定：分案申請可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請記載的范圍。因此需要判斷涉案專利權(quán)利要求中所涉及的特征“多個碼”能否由母案的申請文本中直接、毫無疑義地確定。

在母案原申請文本第8頁最后一段中記載了“接收質(zhì)量測量單元205……將其測量結(jié)果分別通知給使用子信道選擇單元206及發(fā)送功率控制單元211……根據(jù)該對應(yīng)表選定與由接收質(zhì)量測量單元205通知的導(dǎo)頻信號接收質(zhì)量的測量結(jié)果對應(yīng)的RACH的子信道群，再從選定的子信道群中隨機地選擇1個用于發(fā)送接入請求信號的子信道”；

在第9頁中記載了“使用由使用的子信道選擇單元206通知的RACH的子信道來進(jìn)行發(fā)送。作為該預(yù)定的資源例如有定時、擴(kuò)頻碼或多載波信號的子載波等”。

在第11頁及附圖6-附圖7中記載了該子信道可選擇使用的資源有“擴(kuò)頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”。

因此根據(jù)原申請文本的記載，子信道相對應(yīng)的方式包括定時、擴(kuò)頻碼或多載波信號的子載波等，具體可以為“擴(kuò)頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”，但實際在權(quán)利要求中，“多個碼”屬于一種重新限定的上位化的概念，本身所包含的范圍非常寬泛，包括了“擴(kuò)頻碼”這類的下位概念，除了上述三種還包括其他形式的碼，該特征并不能客觀反映原始申請文件中作為子信道資源用于區(qū)分子信道的技術(shù)信息，除此之外，在說明書實施例中，僅具體介紹了采用“擴(kuò)頻碼”方式的實施例，“子載波”和“OFDM信號碼元”方式均未詳細(xì)展開介紹，因此根據(jù)原始申請文件不能直接、毫無疑義地確定“多個碼”相關(guān)特征；因此“多個碼”的保護(hù)范圍超過說明書記載的范圍。

根據(jù)上述分析，涉案專利中定義的“多個碼”保護(hù)范圍寬泛，無法直接由母案的申請文本中直接、毫無疑義地確定，因此涉案專利獨立權(quán)利要求1、7、17和18中關(guān)于“多個碼”的定義和限定特征均超出原申請記載的范圍，其從屬權(quán)利要求2-5、7-14基于引用關(guān)系，同樣超出原申請記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

綜上，專利復(fù)審委員會宣告本專利權(quán)全部無效。

值得一提的是，專利權(quán)人在母案實質(zhì)審查期間，將初始限定的“子信道”最終修改定義為“擴(kuò)頻碼”，具體審查及修改過程如下圖所示：

母案在第一次答復(fù)審查意見時，將其中的“子信道”修改為“多個碼”，后被認(rèn)定為修改超范圍，因原始文本中記載了各子信道分別與擴(kuò)頻碼相對應(yīng)的方式，又將其修改為“多組擴(kuò)頻碼”，從而獲得授權(quán)。

而作為分案申請的涉案專利，在審查過程期間，其權(quán)利要求一中所限定的“多個碼”也因同樣的問題被下發(fā)了三通：

但是專利權(quán)人在三通答復(fù)時認(rèn)為原始文本中記載了各子信道分別與擴(kuò)頻碼相對應(yīng)的方式，并結(jié)合說明書中關(guān)于子信道選擇單元206和子信道分配單元209的記載，可以得出“多個碼”的記載，最終該說法得到審查員的認(rèn)可，拿到了授權(quán)。

在母案和本案審查過程中針對“多個碼”這一定義是否超范圍的問題均下發(fā)審查意見通知書，但最終結(jié)果卻截然不同。其中，一方面，不同的審查員對技術(shù)特征上位概括超范圍這類問題的理解存在一定偏差，另一方面也在于申請人的答復(fù)角度。雖然原申請文本的描述中“作為該預(yù)定的資源例如有定時、擴(kuò)頻碼或多載波信號的子載波等”為保守型的說法，其中“等”字表明了除列舉的之外還可能為其他的方式，但部分審查員認(rèn)為結(jié)合說明書內(nèi)容可以有效上位化，部分審查員認(rèn)為無法從申請文本中直接推導(dǎo)得出，這也是導(dǎo)致判斷不同的因素之一。

【案例啟示】

1、從本案來看，本案涉及到分案申請，分案申請不得超出原申請記載的范圍，但筆者發(fā)現(xiàn)，母案在審查的過程中，就曾因為“多個碼”超范圍而被下發(fā)二通，而后續(xù)作為分案申請的涉案專利也出現(xiàn)了同樣的問題。“多個碼”與“擴(kuò)頻碼”相比，雖然僅是一詞之差，但前者為后者的上位概念，限定概括的范圍過于寬泛，本領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見該特征所包括的除本申請具體實施方式之外的所有方式均能解決其技術(shù)問題，因此無法從申請文本中直接推導(dǎo)得出。

2、“能否從原申請文本直接且毫無疑義地確定的內(nèi)容”是判定修改是否超范圍的一個標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)實際包含兩個方面，其一是根據(jù)說明書和附圖中以文字方式或者圖形方式等明確表達(dá)的內(nèi)容，其二為可以結(jié)合說明書及其附圖直接、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

3、如何避免此類修改超范圍的情況，修改超范圍問題出現(xiàn)的原因部分在于希望獲取更大的保護(hù)范圍而進(jìn)行特征的修改或者上位化修改，導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。因此想要避免超范圍問題的出現(xiàn)，首先在于初期申請文本就要考慮到設(shè)置合理的保護(hù)范圍，進(jìn)行合理上位化，避免后續(xù)出現(xiàn)保護(hù)范圍調(diào)整的情況，其次若為了調(diào)整保護(hù)范圍而進(jìn)行修改，需要按照“能否從原申請文本直接且毫無疑義地確定的內(nèi)容”這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，防止后期因超范圍問題影響最終授權(quán)或?qū)е聦＠麢?quán)不穩(wěn)定。

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